【案例报告】法官询问未主张现有技术抗辩的被诉侵权人是否主张现有技术抗辩系行使释明权，不构成程序违法

法官询问未主张现有技术抗辩的被诉侵权人是否主张现有技术抗辩系行使释明权，不构成程序违法

——家有公司与中沃公司、黄祖龙侵害实用新型专利权纠纷案

【判决要点】

专利权人针对不同被诉侵权人实施基本相同技术方案的行为向同一法院提起多个诉讼，法院合并审理多案过程中，一案被诉侵权人主张现有技术抗辩且其现有技术抗辩可能成立的，法官行使释明权，询问未主张现有技术抗辩的被诉侵权人是否主张现有技术抗辩，不构成程序违法。

【案例来源】

广州知识产权法院（2019）粤73知民初1197号民事判决书

最高人民法院（2021）最高法知民终266号民事判决书

【当事人】

上诉人（原审原告）：中山市家有照明电器有限公司

被上诉人（原审被告）：中山市中沃光电科技有限公司

被上诉人（原审被告）：黄祖龙

【案情简介】

2018年10月9日，国家知识产权局就涉案专利出具实用新型专利权评价报告，认定全部权利要求1-8不具备《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款规定的创造性，即作出全部权利要求1-8不符合授予专利权条件的初步结论。

家有公司于原审当庭提交被诉侵权产品实物，并明确涉案专利权的保护范围为权利要求1-8。家有公司发表比对意见认为被诉侵权产品具有与涉案专利相同的技术特征，落入涉案专利权的保护范围。中沃公司、黄祖龙主张被诉侵权产品具备合法来源，在本案中提出现有技术抗辩，并提交了812专利为对比文件。

法院审理认为，专利权人针对不同被诉侵权人实施基本相同技术方案的行为向同一法院提起多个诉讼，法院合并审理多案过程中，一案被诉侵权人主张现有技术抗辩且其现有技术抗辩可能成立的，法官行使释明权，询问未主张现有技术抗辩的被诉侵权人是否主张现有技术抗辩，不构成程序违法。

【判决观察】

原审法院认为，本案争议焦点如下：（一）被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权保护范围；（二）中沃公司是否实施了被诉侵权行为；（三）中沃公司、黄祖龙的现有技术抗辩是否成立。

（一）被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权保护范围

本案中，根据双方当事人的比对意见，争议的技术焦点在于：

1.关于被诉侵权产品是否具有权利要求3所述“弧形盖板连接弧形壳体而形成一防水内腔”的问题。经勘验，被诉侵权产品的弧形盖板与弧形壳体连接在一起形成一腔体。家有公司指认该腔体即为防水腔体，中沃公司、黄祖龙则认为由于弧形盖板上设有通孔，不能起到密闭防水功能，弧形盖板和弧形壳体形成的腔体并非防水内腔。原审法院认为，涉案专利权利要求及说明书均未对防水腔的防水效果作出要求，且涉案专利说明书[0022]段记载，第一灯珠才是防水设置的主体，且为了灯具以后的维护、维修，不追求第一安装座的整体防水，而是通过对第一灯珠上设置透明灯罩，并以防水胶胶合的形式来实现防水功能，故被诉侵权产品的弧形盖板连接弧形壳体形成的腔体即为防水内腔。

2.关于被诉侵权产品是否具有权利要求6所述“第二安装座于第二灯珠的透光面设置散光板”的问题。中沃公司、黄祖龙认为被诉侵权产品不具有散光板。原审法院认为，根据涉案专利说明书[0023]段所述，涉案专利在第二安装座的第二灯珠的透光面设置散光板是为了达到避免灯光强烈而刺眼的效果，而被诉侵权产品采用散光透镜（防护透光件）和丝印光膜属于以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，故两者构成等同特征。

另经勘验，被诉侵权产品具有涉案专利权利要求3所述的其他技术特征，以及涉案专利权利要求1、2、4、5、7、8的附加技术特征。综上，被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1-8的全部技术特征，落入涉案专利权利要求1-8的保护范围。

（二）关于中沃公司的被诉侵权行为是否成立的问题

本案中，家有公司指控中沃公司实施制造侵权行为。原审法院认为，所谓制造实用新型专利产品，是指做出或者形成具有与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的产品。中沃公司提出的采购合同、销售单、微信支付记录、微信聊天记录、企业机读档案登记资料等证据可以证明其从案外人佰昇公司处购入了包括“瓦楞灯004（新沙灰+注塑件）”“瓦楞灯铝基板”“瓦楞灯玻纤板”“电阻”在内的零部件，但上述零部件与涉案专利产品并不对应，与涉案专利产品相对应的被诉侵权产品是一种整体呈瓦当形的灯具。中沃公司通过购买零部件进行组装的行为，属于完成被诉侵权产品（瓦当灯）的制造行为，中沃公司的上述行为已经构成制造侵权。根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第七十条的规定，适用合法来源抗辩的主体是被诉侵权产品的销售者、使用者或者许诺销售者，不包括被诉侵权产品的制造者。中沃公司属于被诉侵权产品的制造者，应以制造者的身份承担一切可能的法律后果，其提出的合法来源抗辩不能成立。

关于销售侵权行为。本案中，中沃公司原审当庭承认被诉侵权产品是由其销售，该自认事实属于对其不利的事实，且根据原审法院查明的事实，可以认定中沃公司实施了销售侵权行为。

关于许诺销售行为。本案中，家有公司主张“A.＠中沃亮化 张小姐18318959857”的微信用户为中沃公司的员工，其在朋友圈发布的图片等内容展示了被诉侵权产品并对外做出对外销售产品的意思表示，并提交了“A.＠中沃亮化 张小姐18318959857”的微信朋友圈打印件等证据。但家有公司并未提供相应原件以核对上述微信用户的朋友圈内容，中沃公司亦不认可上述证据的真实性，故原审法院对上述相关证据不予采信。鉴于现有证据不足以证实中沃公司实施了许诺销售被诉侵权产品的行为，关于家有公司的该项主张，原审法院不予支持。

（三）关于中沃公司、黄祖龙的现有技术抗辩是否成立的问题

中沃公司、黄祖龙使用812专利作为现有技术抗辩的对比文件，认为该对比文件公开了被诉侵权产品的技术方案。

原审法院认为，中沃公司、黄祖龙提交的专利文件公开日为2014年7月30日，早于涉案专利申请日，可作为现有技术抗辩的对比文件。将对比文件与被诉侵权技术方案进行比对：1.对比文件中的打瓦灯模组、打瓦灯安装腔、LED灯珠II分别相当于第一照明组、第一安装座、第一灯珠；沟边灯模组、沟边灯安装腔、LED灯珠I相当于第二照明组、第二安装座、第二灯珠；灯体的上下端面为同心的圆弧面相当于第一照明组设有与瓦片弧形表面相配的第一安装座；灯体的前后两端面上分别设有沟边灯安装腔和打瓦灯安装腔相当于第二照明组设于第一照明组的光照背面，其设有一连接第一安装座背光面的第二安装座。2.对比文件中的光源板II相当于弧形基板；光源板II上间隔的设有LED灯珠II相当于第一灯珠安装于弧形基板上。3.（弧形）面盖II相当于弧形盖板，（弧形）打瓦灯安装腔上密闭盖装有面盖II相当于弧形盖板连接弧形壳体而形成一个防水内腔；固定安装在（弧形）打瓦灯安装腔内的光源板II相当于安装于该防水内腔内的弧形基板；（弧形）面盖II上设有透光孔II相当于盖板上设有透光位，第一灯珠透过弧形盖板进行照明。4.（弧形）沟边灯安装腔相当于第二安装座连接第一安装座的一端设为与瓦片的弧形表面适配的形状；面盖I相当于第二安装座另一端；设有丝印遮光膜的防护透光板I相当于第二灯珠的透光面设置散光板。5.固定支架相当于安装结构。

另沟边灯模组用于勾勒建筑边沿，对比文件虽然未公开其形状，但对于本领域的普通技术人员，将景观灯的灯模设为与瓦当或瓦檐横截面适配的形状，属于惯常技术手段，即对本领域普通技术人员而言，其属于一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合。对于对比文件中有关灯体的安装，披露了在灯体的下端面上安装呈弧形的、可拆卸的固定支架，这与被诉侵权技术方案采用的“安装结构两端各设一卡扣弹片，用于扣合瓦片的两侧棱，以实现灯体的安装”构成等同技术特征。综上，被诉侵权产品所使用的技术方案，对本领域的普通技术人员而言，属于一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合，中沃公司、黄祖龙的现有技术抗辩成立。

基于中沃公司、黄祖龙不构成侵权，对于家有公司要求中沃公司、黄祖龙停止侵权并赔偿损失的诉讼请求，无事实依据，原审法院不予支持。对于诉讼费的负担。由于家有公司的诉讼请求没有得到支持，故本案诉讼费应由家有公司负担。

据此，原审法院依照专利法第六十二条、第七十条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称专利侵权司法解释）第七条、第十四条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款、第二十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十二条第一款、第二款之规定判决：驳回家有公司的全部诉讼请求。一审案件受理费3300元，由家有公司负担。

二审的争议焦点为：（一）中沃公司、黄祖龙主张的现有技术抗辩是否成立；（二）原审是否程序违法。

（一）中沃公司、黄祖龙主张的现有技术抗辩是否成立

专利法第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被诉侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。第二十二条第五款规定，本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。专利侵权司法解释第十四条第一款规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。据此，现有技术是申请日以前在国内外为公众所知的技术，同时现有技术中的技术方案应与被诉落入专利权保护范围的技术方案相同或无实质性差异。在专利侵权案件中，被诉侵权人主张现有技术抗辩，应当举证证明：1.该技术方案在专利申请日以前已在国内外为公众所知；2.该技术方案与被诉落入专利权保护范围的技术方案相同或无实质性差异。

本案中，中沃公司、黄祖龙主张现有技术抗辩，并向原审法院提交了812专利文本。812专利文本授权公告日为2014年7月30日，在涉案专利申请日2017年6月30日前，812专利文本符合在涉案专利申请日前已在国内外为公众所知的条件，属于涉案专利申请日前的现有技术。

关于812专利文本公开的技术方案是否与被诉落入专利权保护范围的技术方案相同或无实质性差异。家有公司明确表示本案中仅主张被诉侵权产品落入第47466号无效决定维持有效的权利要求5的技术方案。同时，家有公司主张，被诉落入上述权利要求5的技术特征“第二安装座另一端设为与瓦当横截面适配的形状”与812专利文本公开相应技术特征不相同且不是本领域的惯常技术手段或公知常识。被诉落入上述权利要求5的技术特征使得被诉侵权产品第二安装座的第二照明组的光对瓦当进行照明，使人们可以欣赏瓦当或第二安装座与瓦当横截面适配部分的形状、图案，而812专利文本公开的现有技术只是对瓦的轮廓进行照明，并没有将瓦当部分的特色展现出来，反而对瓦当部分形成了灯下黑的反作用，不能体现瓦当的美感。

法院认为，被诉落入上述权利要求5的技术特征“第二安装座另一端设为与瓦当横截面适配的形状”，使得设于第二安装座内第二灯珠可以照亮第二安装座外端，而第二安装座的外端与瓦当横截面形状相适配，从而可以观赏到瓦当的形状。812专利文本公开的是一种双面瓦楞灯，在灯体的前后两端分别安装沟边灯模组和打瓦灯模组，使用时，打瓦灯模组用于照亮瓦片，沟边灯模组用于勾勒建筑边沿，即812专利文本公开的沟边灯模组与被诉侵权产品的第二安装座相对应。812专利文本公开的双面瓦楞灯灯体上下两端面为同心圆弧面，即其沟边灯模组的外端为圆弧面，与瓦片的外边沿的形状相适配。仿古建筑边沿构件会使用不同形状的瓦片，当仿古建筑边沿使用具有瓦当的瓦片时，将其沟边灯模组的外端面设置为与瓦当适配的形状，以有效的勾勒出建筑物的边沿轮廓，是本领域技术人员的常规选择。被诉落入上述权利要求5的技术特征“第二安装座另一端设为与瓦当横截面适配的形状”与812专利文本公开的相应技术特征不具有实质性差异。家有公司的相应主张依据不足，原审法院认定中沃公司、黄祖龙主张的现有技术抗辩成立并无不当。

因中沃公司、黄祖龙主张的现有技术抗辩成立，依法不构成侵害涉案专利权，对于家有公司主张中沃公司、黄祖龙构成许诺销售行为的上诉理由不再予以论述。家有公司要求中沃公司、黄祖龙停止侵权并赔偿损失等诉讼请求，没有事实依据，原审法院不予支持并无不当，法院予以维持。

（二）原审是否存在程序违法

家有公司上诉主张原审程序违法，主要理由是原审法院在中沃公司、黄祖龙没有提出现有技术抗辩的情况下，提醒、明示中沃公司、黄祖龙提出现有技术抗辩。

家有公司上述主张实质认为，原审法院不应向对方当事人就现有技术抗辩问题进行释明，进行释明违反了程序公正。对此，法院认为，为查明案件事实、提高审判质效、实现实质正义，适当行使释明权既是法官的权力更是法官的责任。人民法院行使释明权，应根据案件具体情况，考虑当事人的诉讼能力、诉讼主张的清晰与否、关联案件的结果协调、实现公平正义的需要等因素，尊重正当程序原则。本案中，家有公司向原审法院提起本案诉讼后，又以佰昇公司、刘海威制造、销售、许诺销售侵害涉案专利权的产品为由向原审法院提起案号为(2019)粤73知民初1541号的诉讼，佰昇公司、刘海威在该案中提交812专利文本作为证据主张现有技术抗辩。原审法院于2020年11月25日就上述两案合并询问，因两案涉及同一专利权，且两被诉侵权产品基本相同，在佰昇公司、刘海威提交812专利文本作为证据主张现有技术抗辩的情况下，原审法院法官才予以释明，询问中沃公司、黄祖龙是否提出现有技术抗辩。民事诉讼中，当事人的主张或陈述不正确、不明确、不充分，法官可依职权对当事人进行发问、提醒，启发当事人把不当的予以排除、修正，把不明确的予以澄清，把不充分的予以补充。专利权人针对不同被诉侵权人实施基本相同技术方案的行为向同一法院提起多个诉讼，法院合并审理多案过程中，一案被诉侵权人主张现有技术抗辩且其现有技术抗辩可能成立的，法官行使释明权，询问另案未主张现有技术抗辩的被诉侵权人是否主张现有技术抗辩，不构成程序违法。其一，被诉侵权人是否侵害了涉案专利权，是专利侵权诉讼应当查明并确认的基本法律事实。根据专利法第六十二条的规定，被诉侵权人实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。考虑两案主张权利的专利相同、被诉侵权技术方案基本相同且有关现有技术抗辩成立的可能性较大，为实现实质正义、节约司法资源、协调裁判结果，法官在合并审理过程中对有关现有技术抗辩事宜应当予以释明。其二，原审法院法官并未强迫当事人作出选择，而是解释法律问题，并给予当事人自主选择的机会，不构成对释明权的滥用。相反，本案中，原审法院法官行使释明权，对诉讼能力缺陷方进行程序救济，保证了当事人诉讼能力适度平衡，实现了诉讼的实质公正，提高了司法效率。原审法院法官根据案件具体情况行使释明权，不存在程序违法，对家有公司的上述主张，法院不予支持。

综上所述，家有公司的上诉请求均不能成立，应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

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声明：

1、本报告基于研究价值和参考意义而选择编辑了部分案例，但这并不代表本报告赞同法院的观点及其判决结果；

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